知识产权股东派生诉讼的审理问题，评析冯晓诉科技出版公司等侵犯注册商标专用权纠纷案

日前，北京市第二中级人民法院终审审结上诉人冯晓与被上诉人中国科技出版传媒股份有限公司（下称科技出版公司）、原审第三人北京黑白熊文化发展有限责任公司（下称黑白熊公司）侵犯注册商标专用权纠纷案。该案是该院审结的首例知识产权股东派生诉讼案。

上诉人冯晓认为，其与北京龙腾八方文化有限责任公司（下称龙腾八方公司）共同出资成立了黑白熊公司，其中冯晓享有黑白熊公司49%的股权，龙腾八方公司享有51%的股权。黑白熊公司经核准取得了“阿阿熊及图”注册商标专用权，核定使用在第16类期刊、儿童图书等商品上。科技出版公司在未经黑白熊公司许可的情况下，擅自将上述商标使用在《阿阿熊》期刊上，侵犯了黑白熊公司享有的注册商标专用权。

对于科技出版公司的侵权行为，冯晓多次要求黑白熊公司向科技出版公司主张权利，但黑白熊公司一直怠于追究科技出版公司责任。因此，冯晓启动了股东派生诉讼，以自己名义为黑白熊公司的利益，对科技出版公司提起诉讼，诉请北京市东城区人民法院判令科技出版公司立即停止侵权行为，赔偿黑白熊公司经济损失50万元。

北京市东城区人民法院审理认为，黑白熊公司董事会的决议中，已同意由科技出版公司使用涉案商标。因此，科技出版公司使用涉案商标获得了涉案商标权利人黑白熊公司的许可，不构成商标侵权,判决驳回了冯晓的诉讼请求。冯晓不服一审判决，向北京市第二中级人民法院提出上诉，二审法院维持了一审判决。

二审法院依据查明的事实认为，根据我国现行商标法的规定，未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其商标相同或近似的商标，使相关公众对商品来源产生混淆或误认的，属于侵犯商标权的行为。因此，对注册商标未经许可的擅自使用，是构成商标侵权的必要条件。而2011年11月9日，黑白熊公司召开的董事会所形成的决议中，已同意由科技出版公司继续使用涉案商标。虽冯晓上诉主张该董事会决议文件因违法而无效，但该决议至今并未被确认无效或撤销。在此情况下，原审法院关于科技出版公司使用涉案商标是获得了涉案商标权利人黑白熊公司许可的认定是正确的。同时，黑白熊公司享有第7620117号“阿阿熊”注册商标专用权，核定使用商品类别为第16类，包括印刷出版物和期刊等。但在我国现有图书期刊出版制度下，黑白熊公司不具备相应的出版资质，不可能在出版物上使用该注册商标。而科技出版公司使用“阿阿熊”作为涉案出版物的刊名系经过新闻出版总署批准，并且在2009年7月开始就一直在《阿阿熊》刊物上使用，一般不会引起相关公众产生混淆。

股东派生诉讼是《中华人民共和国公司法》设立的一项制度，赋予了股东在公司怠于追究侵权人责任的时候，提起派生诉讼的权利。但在知识产权诉讼实践中，此类型的案件十分鲜见。股东所在公司的诉讼地位如何列明、侵权事实的举证责任如何分配、股东为派生诉讼支出的合理费用由谁承担等一系列问题尚存在争议。该案的审理对于上述问题的解决进行了有益的探索。股东所在公司是派生诉讼必要的当事人，法律要求股东在提起派生诉讼之前先向公司提出起诉被告的请求，在公司拒绝了这种请求后，股东才能提起派生诉讼，因此派生诉讼中法院审查的内容其实包括两项，一是公司对股东的诉讼请求的拒绝是否合理，二是被告对公司的知识产权侵权行为是否成立。虽然第一项内容的审查对象是公司，但诉讼的获益结果直接归于公司，因此，股东所在公司作为被告并不合适，其诉讼地位只能是第三人，并且通常公司对自己的经营情况最清楚，故其对于侵权事实应承担更多的举证责任。在查明事实环节，法院也应以公司为审查核心，对上述两项内容进行综合审查，确保结论能相互印证。考虑到派生诉讼的结果归于公司，股东为派生诉讼支出的合理费用一般应由公司承担，但股东恶意提起派生诉讼或者提起派生诉讼没有任何依据的，相关诉讼费用则应由股东自行承担。这些问题的解决，对今后知识产权股东派生诉讼案件的审判实践具有积极的借鉴意义。

（作者单位：北京市第二中级人民法院）